Patent Eligibility Guidance and Rejection Composition in Corporate Patenting

기술 요약: 기업 특허 출원에서의 특허 적격성 지침 및 거절 구성

문제 제기 및 동기
특허청의 개혁은 신청자가 대응해야 하는 구체적인 법적 이의 제기 내용을 변경할 수는 있지만, 특허 부여에 대한 모든 장벽을 반드시 제거하는 것은 아닙니다. 이러한 구분은 기업이 라이선싱, 자금 조క, 경쟁 전략을 위해 특허에 의존한다는 점에서 혁신 정책에 매우 중요합니다. 특허 취득은 이러한 성과를 용이하게 하지만, 부여로 가는 경로는 여러 중첩된 법적 요건(예: 제101조에 따른 적격성, 제102조에 따른 신규성, 제103조에 따른 비자명성, 제112조에 따른 공시 사항)을 충족해야 합니다.

미국 특허상표청(USPTO)의 2019년 1월 개정 특허 대상 적격성 지침(PEG)과 같은 특정 요건의 변화는 적격성 거절은 줄일 수 있으나, 다른 법적 근거들은 그대로 유지할 수 있습니다. 결과적으로, 적격성 이의 제기의 감소가 반드시 전체 거절 발생률의 감소나 특허 획득률의 증가를 의미하지는 않습니다. 본 연구는 PEG 이후 첫 번째 통지(first office action)의 구성이 어떻게 변화했는지, 그리고 이러한 변화가 기업 신청자의 특허 취득 또는 포기 확률에 차이를 가져왔는지 조사합니다.

연구 방법론
본 연구는 1,197개 상장 기업과 연결된 48,695건의 첫 번째 심사 결과(first office actions)를 분석하기 위해 **지역적 차이-불연속 설계(local difference-in-discontinuities design)**를 채택합니다. 표본은 PEG의 발효일인 2019년 1월 7일을 전후한 240일간(2018년 5월부터 2019년 9월까지) 제출된 출원 건에서 추출되었습니다.

• 처치 집단 및 통제 집단: 처치 집단은 USPTO가 "Alice 영향"을 받는 것으로 식별한 33개 기술 클래스(주로 소프트웨어 및 관련 기술)로 구성됩니다. 통제 집단은 그 외 관찰된 모든 기술 클래스로 구성됩니다.
• 이의 제기의 분해: 첫 번째 심사 결과를 네 가지 상호 배타적인 범주로 분해합니다:
  1. 적격성 단독 (제101조).
  2. 적격성과 다른 법적 근거의 결합.
  3. 기타 법적 근거 단독 (제102조, 제103조, 제112조).
  4. 측정된 네 가지 법적 근거 중 해당 없음.
• 심사관 사양: 심사 관행의 이질성을 다루기 위해 세 가지 사양을 병렬로 보고합니다:
  1. 하이브리드 그룹: 매칭된 거절 행위에는 직원 수를 사용하고, 나머지는 심사관 이름을 사용합니다.
  2. 심사관 이름: 모든 유형의 행위에 걸쳐 정규화된 이름을 사용합니다.
  3. 심사관 효과 제외: 심사관 고정 효과를 완전히 제외합니다.
• 후속 분석: 본 연구는 24개월 및 36개월 시점의 등록(grant) 및 기록된 포기(abandonment) 결과를 추적합니다. 통계적으로 유의미한 차이를 테스트하는 대신, 특허 획득 확률의 변화가 ±3 퍼센트 포인트 범위 내에 있는지 결정하기 위해 **동등성 검정(Equivalence Testing, Two One-Sided Tests)**을 활용합니다.
• 청구항 수준 분석: 41,547건의 거절 행위에 대해, 특정 법령에 따라 거절된 청구항의 수와 단일 행위 내에서의 법적 근거 중첩을 분석합니다.

주요 결과

1. 거절의 구성:

   • Alice 영향 클래스에서 적격성 거절률이 통제 집단에 비해 감소했습니다. 제101조 거절 감소 추정치는 세 가지 사양 전체에서 −3.84 ~ −4.72 퍼센트 포인트입니다 (p-값은 .072 ~ .174 범위).
   • 결정적으로, 이러한 감소는 다른 근거와 결합된 형태의 이의 제기에서 집중적으로 나타났습니다. "적격성 및 기타 근거 결합" 범주는 약 3.4 ~ 4.4 퍼센트 포인트 감소했습니다.
   • 동시에, "기타 단독"(비적격성) 거절 범주는 약 3.6 ~ 4.9 퍼센트 포인트 증가했습니다.
   • "모든 근거 포함" 거절(모든 법적 거절의 합)의 순 변화는 −0.60 ~ +0.14 퍼센트 포인트로 미미하며, 통계적으로 0과 구별되지 않았습니다.

2. 청구항 수준의 증거:

   • 거절 행위 중 제101조에 의해 거절된 청구항의 수는 행위당 1.49 ~ 1.59개 감소했습니다.
   • 제101조에 기인한 거절 청구항의 비중은 6.43 ~ 6.78 퍼센트 포인트 하락했습니다.
   • 여러 법령에 의해 거절된 청구항의 수도 유의미하게 감소했습니다.

3. 후속 결과 (등록 및 포기):

   • 이의 제기 구성의 변화에도 불구하고, 특허 등록 확률이나 기록된 포기율은 통제 집단 대비 통계적으로 유의미한 변화를 보이지 않았습니다.
   • 동등성 검정: 24개월 및 36개월 시점의 등록 및 포기 추정치는 하이브리드 및 심사관 이름 사양에서 5% 수준의 ±3 퍼센트 포인트 동등성 기준을 충족했습니다. 심사관 효과를 제외한 36개월 등록 추정치는 10% 수준에서 기준을 충족했습니다.
   • 이는 기록된 이의 제기는 변했지만(적격성 단독 또는 적격성+기타 거절 감소, 기타 단독 거절 증가), 신청자의 결과(등록 대 포기)는 관찰된 기간 내에서 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

의의 및 주장
본 논문은 기록된 법적 근거의 변화와 그에 따른 특허권의 실제 취득 사이를 구분함으로써 기술 이전 및 특허 심사에 관한 문헌에 기여합니다.

• 변화의 메커니즘: 관찰된 패턴—즉, 적격성+기타 거절의 감소와 기타 단독 거절의 증가, 그리고 총 거절 건수의 순 변화 없음—은 이미 다른 법적 근거를 포함하고 있던 행위에서 적격성 이의 제기가 제거되었음을 보여주는 결과와 일치합니다. 이는 심사관이 완화된 적격성 검토를 보완하기 위해 단순히 새로운 제112조 이의 제기를 추가했다는 가설(이 경우 '적격성+기타' 또는 '기타 단독' 범주의 상승을 예측함)과 상충됩니다.
• 정책적 시사점: 적격성 이의 제기를 줄이는 개혁이 단기적으로 기업 신청자의 전체 거절 발생률이나 특허 획득 확률을 반드시 변화시키지는 않는다는 점을 본 연구는 보여줍니다. "등록으로 가는 경로"에는 중첩된 요건들이 존재하며, 하나의 제약(적격성)을 완화하는 것은 신청자의 허들을 다른 것(신규성, 비자명성 또는 공시 사항)으로 단순히 이동시켜 최종 결과는 바꾸지 않을 수 있습니다.
• 한계점: 저자는 제112조 지침이 동일한 날짜에 동시에 발행되었다는 점이 PEG에 의한 인과적 귀속을 단독으로 규명하는 데 한계가 있음을 언급합니다. 또한, 본 연구는 심사 단계와 특허 취득에 초점을 맞추고 있으며, 결과로 도출된 특허의 상업화 또는 라이선싱 가치에 대해서는 다루지 않습니다.

요약하자면, 본 연구의 결과는 2019년 1월 지침이 Alice 영향 분야의 기업 신청자에 대한 심사 이의 제기 구성을 변화시켰으나, 심사 과정의 첫 3년 동안 거절의 발생률이나 특허 획득 확률을 유의미하게 변화시키지는 않았음을 나타냅니다.