Patent Eligibility Guidance and Rejection Composition in Corporate Patenting

Technisches Resümee: Leitlinien zur Patentfähigkeit und Zusammensetzung von Zurückweisungen in der Unternehmenspatentierung

Problemstellung und Motivation
Reformen der Patentämter führen oft dazu, dass sich die spezifischen rechtlichen Einwände, denen ein Anmelder begegnen muss, ändern, ohne notwendigerweise alle Barrieren für eine Patenterteilung zu beseitigen. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Innovationspolitik, da Unternehmen auf Patente für Lizenzierung, Finanzierung und Wettbewerbsstrategien angewiesen sind. Während der Erhalt eines Patents diese Ergebnisse erleichtert, beinhaltet der Weg zur Erteilung die Erfüllung mehrerer, sich überschneidender rechtlicher Anforderungen (z. B. Patentfähigkeit gemäß Section 101, Neuheit gemäß Section 102, Nicht-Offensichtlichkeit gemäß Section 103 und Offenbarung gemäß Section 112).

Eine Änderung einer Anforderung, wie etwa die im Januar 2019 durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) veröffentlichte revidierte Leitlinie zur Patentfähigkeit (Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance – PEG), kann die Ablehnungen aufgrund der Patentfähigkeit reduzieren, aber andere gesetzliche Grundlagen intakt lassen. Folglich impliziert ein Rückgang der Einwände gegen die Patentfähigkeit nicht automatisch einen Rückgang der Gesamtzahl der Ablehnungen oder eine Erhöhung der Erteilungsraten. Diese Studie untersucht, wie sich die Zusammensetzung der ersten Einwände nach der PEG veränderte und ob diese Änderungen zu unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten des Patenterwerbs oder der Aufgabe durch Unternehmensanmelder führten.

Methodik
Die Studie verwendet ein Local Difference-in-Discontinuities-Design, um 48.695 erste Prüfungsbescheide (First Office Actions) zu analysen, die 1.197 börsennotierten Unternehmen zugeordnet sind. Die Stichprobe stammt aus Anwendungen, die innerhalb eines Zeitfensters von 240 Tagen (Mai 2018 bis September 2019) rund um das Inkrafttreten der PEG am 7. Januar 2019 eingereicht wurden.

• Treatment- und Kontrollgruppe: Die Treatment-Gruppe besteht aus 33 Technologieklassen, die vom USPTO als „Alice-betroffen“ identifiziert wurden (primär Software und verwandte Technologien). Die Kontrollgruppe umfasst alle anderen beobachteten Technologieklassen.
• Dekomposition der Einwände: Die Analyse dekomponiert die Ergebnisse der ersten Prüfungsbescheide in vier disjunkte Kategorien:
  1. Nur Patentfähigkeit (Section 101).
  2. Patentfähigkeit kombiniert mit einer anderen gesetzlichen Grundlage.
  3. Nur andere gesetzliche Grundlagen (Sections 102, 103, 112).
  4. Keine der vier gemessenen gesetzlichen Grundlagen.
• Prüfer-Spezifikationen: Um potenzielle Heterogenität in der Prüfungspraxis zu adressieren, werden drei Spezifikationen nebeneinander dargestellt:
  1. Hybride Gruppen: Verwendet Mitarbeiterzahlen für abgeglichene Ablehnungsbescheide und Prüfernamen für andere.
  2. Prüfernamen: Verwendet normalisierte Namen über alle Bescheidtypen hinweg.
  3. Ohne Prüfer-Effekte: Unterlässt die Berücksichtigung von Prüfer-Fixeffekten vollständig.
• Downstream-Analyse: Die Studie verfolgt die Ergebnisse bezüglich Erteilung und der erfassten Aufgabe (Abandonment) nach 24 und 36 Monaten. Sie nutzt Äquivalenztests (Two One-Sided Tests), um zu bestimmen, ob die Änderungen der Erteilungswahrscheinlichkeiten innerhalb einer Marge von ±3 Prozentpunkten liegen, anstatt lediglich auf einen statistisch signifikanten Unterschied zu testen.
• Claim-Ebene-Analyse: Für 41.547 Ablehnungsbescheide analysiert die Studie die Anzahl der Ansprüche (Claims), die unter spezifischen Statuten abgelehnt wurden, sowie die Überschneidung gesetzlicher Grundlagen innerhalb einzelner Bescheide.

Wesentliche Ergebnisse

1. Zusammensetzung der Ablehnungen:

   • Die Ablehnungsraten für die Patentfähigkeit sanken in den „Alice-betroffenen“ Klassen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Schätzungen für den Rückgang der Section-101-Ablehnungen liegen zwischen −3,84 und −4,72 Prozentpunkten über die drei Spezifikationen hinweg (p-Werte zwischen ,072 und ,174).
   • Entscheidend war, dass dieser Rückgang in den Bescheiden konzentriert war, die die Patentfähigkeit mit einer weiteren Grundlage kombinierten. Die Kategorie „Patentfähigkeit plus eine weitere Grundlage“ sank um etwa 3,4 bis 4,4 Prozentpunkte.
   • Gleichzeitig stieg die Kategorie „Nur andere Grundlagen“ (Nicht-Patentfähigkeit) um etwa 3,6 bis 4,9 Prozentpunkte an.
   • Die Nettoveränderung bei den „Jegliche Grundlage“-Ablehnungen (die Summe aller gesetzlichen Ablehnungen) war vernachlässigbar und lag zwischen −0,60 und +0,14 Prozentpunkten, was statistisch nicht von Null unterscheidbar ist.

2. Belege auf Claim-Ebene:

   • Unter den Ablehnungsbescheiden sank die Anzahl der Ansprüche, die spezifisch unter Section 101 abgelehnt wurden, um 1,49 bis 1,59 Claims pro Bescheid.
   • Der Anteil der abgelehnten Claims, die Section 101 zugeschrieben werden können, sank um 6,43 bis 6,78 Prozentpunkte.
   • Die Anzahl der Claims, die unter mehreren Statuten abgelehnt wurden, ging ebenfalls signifikant zurück.

3. Downstream-Ergebnisse (Erteilungen und Aufgabe):

   • Trotz der Verschiebung in der Zusammensetzung der Einwände zeigten die Wahrscheinlichkeit einer Patenterteilung oder die Rate der erfassten Aufgabe keine statistisch signifikante Änderung im Vergleich zur Kontrollgruppe.
   • Äquivalenztests: Die Schätzungen für Erteilung und Aufgabe nach 24 und 36 Monaten erfüllten das ±3-Prozentpunkt-Äquivalenzkriterium auf dem 5 %-Niveau für die hybriden und die Prüfernamen-Spezifikationen. Die 36-Monats-Erteilungs-Schätzung ohne Prüfer-Effekte erfüllte das Kriterium auf dem 10 %-Niveau.
   • Dies deutet darauf hin, dass sich zwar die dokumentierten Einwände änderten (weniger Patentfähigkeit-nur oder Patentfähigkeit-plus-andere Ablehnungen, mehr Andere-nur-Ablehnungen), das Ergebnis für den Anmelder (Erteilung vs. Aufgabe) jedoch innerhalb des beobachteten Horizonts stabil blieb.

Bedeutung und Behauptungen
Das Paper trägt zur Literatur über Technologietransfer und Patentprüfung bei, indem es zwischen Änderungen der dokumentierten rechtlichen Gründe der Prüfung und der nachfolgenden Akquisition von Patentrechten unterscheidet.

• Mechanismus der Veränderung: Das beobachtete Muster – ein Rückgang der „Patentfähigkeit-plus-andere“-Ablehnungen bei gleichzeitigem Anstieg der „Andere-nur“-Ablehnungen, ohne eine Nettoveränderung der Gesamtablehnungen – ist konsistent mit der Entfernung von Patentfähigkeits-Einwänden aus Bescheiden, die bereits eine andere gesetzliche Grundlage enthielten. Dieser Befund widerspricht der Hypothese, dass Prüfer lediglich neue Section-112-Einwände hinzufügen würden, um die gelockerte Überprüfung der Patentfähigkeit zu kompensieren; ein solcher „Addition-only“-Mechanismus hätte unterschiedliche Bewegungen in den Kategorien vorhergesagt (z. B. einen Anstieg von „Patentfähigkeit-plus-andere“ oder „Andere-nur“ ohne einen entsprechenden Rückgang in der kombinierten Kategorie).
• Politische Implikationen: Die Studie zeigt, dass eine Reform, die Einwände gegen die Patentfähigkeit reduziert, nicht zwangsläufig die Gesamthäufigkeit von Ablehnungen oder die Wahrscheinlichkeit einer Patenterteilung für Unternehmensanmelder kurzfristig verändert. Der „Weg zur Erteilung“ umfasst sich überschneidende Anforderungen; die Lockerung einer Beschränkung (Patentfähigkeit) kann die Hürde für den Anmelder lediglich zu einer anderen verschieben (Neuheit, Nicht-Offensichtlichkeit oder Offenbarung), ohne das Endergebnis zu verändern.
• Einschränkungen: Der Autor merkt an, dass die gleichzeitige Veröffentlichung der Section-112-Leitlinie am selben Datum die Fähigkeit einschränkt, die Änderungen kausal allein der PEG zuzuschreiben. Zudem konzentriert sich die Studie auf die Prüfungsphase und den Erwerb von Patenten, nicht auf den kommerziellen Wert oder die Lizenzierung der daraus resultierenden Patente.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die PEG vom Januar 2019 die Zusammensetzung der Prüfungsgegenstände für Unternehmensanmelder in den „Alice-betroffenen“ Feldern veränderte, aber nicht die Häufigkeit der Ablehnungen oder die Wahrscheinlichkeit der Erteilung eines Patents innerhalb der ersten drei Jahre der Prosecution signifikant beeinflusste.