Patent Eligibility Guidance and Rejection Composition in Corporate Patenting

技術要約：企業による特許取得における特許適格性ガイダンスと拒絶構成

問題と動機
特許庁の改革は、出願人が対処すべき具体的な法的異議の内容を変化させることがあるが、必ずしも特許付与への障壁をすべて取り除くわけではない。この区別は、企業がライセンス供与、資金調達、および競争戦略のために特許に依存していることから、イノベーション政策において極めて重要である。特許取得はこれらの成果を促進するが、付与に至るまでの経路には、複数の重複する法的要件（例：第101条に基づく適格性、第102条に基づく新規性、第103条に基づく非自明性、および第112条に基づく開示）を満たすことが含まれる。

米国特許商標庁（USPTO）の2019年1月改正特許対象物適格性ガイダンス（PEG）のような一つの要件の変化は、適格性に関する拒絶を減少させる可能性はあるものの、他の法定要件による拒絶は維持される。したがって、適格性に関する異議の減少は、直ちに全体的な拒絶発生率の低下や特許取得率の上昇を意味するものではない。本研究は、PEG施行後における第1回拒絶理由通知（first-action）の異議構成がどのように変化したか、また、その変化が企業出願人の特許取得または放棄の確率にどのように影響したかを調査するものである。

手法
本研究では、1,197社の公開企業に関連する48,695件の第1回拒絶理由通知を分析するために、**局所的な差の不連続デザイン（local difference-in-discontinuities design）**を採用している。サンプルは、PEGの施行日である2019年1月7日前後の240日間（2018年5月から2019年9月）に出願された申請から抽出されている。

• 処置群と対照群： 処置群は、USPTOによって「Aliceの影響を受ける（Alice-affected）」と特定されたテクノロジー・クラス（主にソフトウェアおよび関連技術）で構成される。対照群は、それ以外のすべての観察されたテクノロジー・クラスで構成される。
• 異議の分解： 第1回拒絶理由通知の結果を、以下の4つの相互排他的なカテゴリーに分解する。
  1. 適格性のみ（第101条）。
  2. 適格性と他の法定要件の組み合わせ。
  3. 他の法定要件のみ（第102条、第103条、第112条）。
  4. これら4つの測定された法定要件のいずれにも該当しない。
• 審査官の仕様： 審査実務の異質性に対処するため、3つの仕様を並行して報告する。
  1. ハイブリッド・グループ： マッチングされた拒絶アクションには従業員数を用い、その他には審査官名を用いる。
  2. 審査官名： すべてのアクションタイプにおいて正規化された名前を用いる。
  3. 審査官効果なし： 審査官の固定効果を完全に除外する。
• ダウンストリーム分析： 24ヶ月および36ヶ月時点での特許付与および記録された放棄の結果を追跡する。統計的な有意差をテストするのではなく、変化が±3パーセントポイントの範囲内に収まるかどうかを判断するために、**等価性テスト（Two One-Sided Tests）**を利用する。
• クレームレベルの分析： 41,547件の拒絶アクションについて、特定の条文に基づいて拒絶されたクレーム数、および単一のアクション内における法定要件の重複を分析する。

主な結果

1. 拒絶の構成：

   • Aliceの影響を受けるクラスにおいて、適格性の拒絶率が対照群と比較して低下した。第101条による拒絶の減少幅の推定値は、3つの仕様を通じて −3.84から−4.72パーセントポイント の範囲であった（p値は .072 から .174）。
   • 決定的なことに、この減少は、適格性と他の要件を組み合わせたアクションに集中していた。 「適格性と他の要件の組み合わせ」のカテゴリーは約3.4から4.4パーセントポイント減少した。
   • 同時に、「他のみ（non-eligibility）」の拒絶カテゴリーは約3.6から4.9パーセントポイント増加した。
   • 「全要件（Any-ground）」の拒絶（すべての法定拒絶の合計）の純変化は、−0.60から+0.14パーセントポイントであり、ゼロと統計的に区別がつかないほど微々たるものであった。

2. クレームレベルのエビデンス：

   • 拒絶アクションの中で、特に第101条に基づいて拒絶されたクレームの数は、アクションあたり 1.49から1.59件 減少した。
   • 第101条に起因する拒絶クレームの割合は、6.43から6.78パーセントポイント低下した。
   • 複数の法定要件の下で拒絶されたクレームの数も大幅に減少した。

3. ダウンストリームの結果（付与および放棄）：

   • 異議構成の変化にもかかわらず、特許付与の確率または記録された放棄率は、対照群と比較して統計的に有意な変化を示さなかった。
   • 等価性テスト： 24ヶ月および36ヶ月時点の付与および放棄の推定値は、ハイブリッドおよび審査官名仕様において、5%水準で±3パーセントポイントの等価性基準を満たした。審査官効果を除いた36ヶ月目の付与推定値は、10%水準でこの基準を満たした。
   • これは、記録された 異議の内容は変化したものの（適格性のみ、または適格性と他の要件の組み合わせの拒絶が減少し、他のみの拒絶が増加）、出願人にとっての* 結果（付与か放棄か）* は、観察された期間内では安定していたことを示唆している。

意義および主張
本論文は、記録された法的根拠 の変化と、その後の* 特許権の取得* とを区別することで、技術移転および特許審査に関する文献に貢献している。

• 変化のメカニズム： 観察されたパターン、すなわち「適格性と他の要件の組み合わせ」による拒絶の減少と、「他のみ」による拒絶の増加、および総拒絶数の純変化の欠如という関係は、既に他の法定要件を伴っていたアクションから適格性の異議が除去されたことと整合している。この知見は、審査官が緩和された適格性審査を補うために新しい第112条の異議を追加したという仮説（このような追加のみのメカニズムであれば、「適格性と他の要件の組み合わせ」または「他のみ」が増加し、かつ「組み合わせ」カテゴリーが減少するという異なる動きを予測するはずである）に反するものである。
• 政策的含意： 本研究は、適格性の拒絶を減少させる改革が、短期的には、企業出願人の拒絶の全体的な発生率や特許取得の確率を必ずしも変えないことを示している。「特許への道」には重複する要件が存在するため、一つの制約（適格性）を緩和しても、出願人のハードルが別のもの（新規性、非自明性、または開示）へと単にシフトするだけで、最終的な結果は変わらない可能性がある。
• 限界： 著者は、第112条のガイダンスが同日に同時に発行されたことが、変化をPEGのみに因果的に帰属させる能力を制限していると述べている。さらに、本研究は審査段階と特許取得に焦点を当てており、得られた特許の商業化やライセンス価値については扱っていない。

要約すると、2019年1月のガイダンスは、Aliceの影響を受ける分野における企業出願人の審査異議の構成 を変化させたが、最初の3年間の拒絶の発生率 や特許取得の確率 を大きく変えることはなかった。