Patent Eligibility Guidance and Rejection Composition in Corporate Patenting

Technische Samenvatting: Richtlijnen voor Octrooieerbaarheid en Samenstelling van Afwijzingen in Bedrijfsmatig Octrooiwerk

Probleem en Motivatie
Hervormingen van patentbureaus veranderen vaak de specifieke juridische bezwaren die een aanvrager moet adresseren, zonder noodzakelijkerwijs alle barrières voor het verlenen van een octrooi weg te nemen. Dit onderscheid is cruciaal voor het innovatiebeleid, omdat bedrijven vertrouwen op octrooien voor licentieverlening, financiering en competitieve strategie. Hoewel het verkrijgen van een octrooi deze uitkomsten faciliteert, omvat het pad naar verlening het voldoen aan meerdere, overlappende juridische vereisten (bijv. geschiktheid onder Section 101, nieuwheid onder Section 102, niet-evidentie onder Section 103, en openbaarmaking onder Section 112).

Een wijziging in één vereiste, zoals de door de United States Patent and Trademark Office (USPTO) uitgevaardigde Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (PEG) van januari 2019, kan de rejections op geschiktheid verminderen, maar laat andere statutaire gronden intact. Bijgevolg impliceert een daling in bezwaren tegen geschiktheid niet automatisch een daling in de algehele incidentie van afwijzingen of een toename in de verleningspercentages. Deze studie onderzoekt hoe de samenstelling van de eerste actie-bezwaren veranderde na de PEG en of deze veranderingen vertaalden naar verschillende waarschijnlijkheden van octrooiverwerving of prijsgave voor zakelijke aanvragers.

Methodologie
De studie maakt gebruik van een local difference-in-discontinuities design om 48.695 eerste office actions te analyseren die gekoppeld zijn aan 1.197 beursgenoteerde bedrijven. De steekproef is afkomstig van aanvragen ingediend binnen een venster van 240 dagen (mei 2018 tot september 2019) rond de ingangsdatum van de PEG op 7 januari 2019.

• Behandeling en Controle: De behandelgroep bestaat uit 33 technologieklassen die door de USPTO als "Alice-geaffecteerd" zijn geïdentificeerd (voornamelijk software en gerelateerde technologieën). De controlegroep omvat alle andere geobserveerde technologieklassen.
• Decompositie van Bezwaren: De analyse deelt de resultaten van de eerste acties op in vier wederzijds uitsluitende categorieën:
  1. Alleen geschiktheid (Section 101).
  2. Geschiktheid gecombineerd met een andere statutaire grond.
  3. Andere statutaire gronden alleen (Sections 102, 103, 112).
  4. Geen van de vier gemeten statutaire gronden.
• Examinator Specificaties: Om potentiële heterogeniteit in de examinagepraktijk aan te pakken, worden drie specificaties naast elkaar gerapporteerd:
  1. Hybride groepen: Gebruikt werknemersaantallen voor gekoppelde afwijzingsacties en namen van examinatoren voor anderen.
  2. Examinatornamen: Gebruikt genormaliseerde namen over alle typen acties.
  3. Geen effect van examinator: Laat de fixed effects van de examinator volledig weg.
• Downstream Analyse: De studie volgt de uitkomsten van verlening en geregistreerde prijsgave (abandonment) na 24 en 36 maanden. Er wordt gebruikgemaakt van equivalentietesten (Two One-Sided Tests) om te bepalen of veranderingen in verleningskansen binnen een marge van ±3 procentpunt vallen, in plaats van te testen op een statistisch significant verschil.
• Claim-niveau Analyse: Voor 41.547 afwijzingsacties analyseert de studie het aantal claims dat wordt afgewezen onder specifieke statuten en de overlap van statutaire gronden binnen enkelvoudige acties.

Belangrijkste Resultaten

1. Samenstelling van Afwijzingen:

   • De mate van afwijzingen op basis van geschiktheid daalde in Alice-geaffecteerde klassen ten opzichte van de controlegroep. Schattingen voor de afname van Section 101-afwijzingen variëren van −3,84 tot −4,72 procentpunt over de drie specificaties (p-waarden variërend van .072 tot .174).
   • Cruciaal was dat deze daling geconcentreerd was in acties die geschiktheid combineerden met een andere grond. De categorie "Geschiktheid plus een andere grond" nam met ongeveer 3,4 tot 4,4 procentpunt af.
   • Gelijktijdig nam de categorie "Alleen andere" (niet-geschiktheid) afwijzingen met ongeveer 3,6 tot 4,9 procentpunt toe.
   • De netto verandering in "Enige grond" afwijzingen (de som van alle statutaire afwijzingen) was verwaarloosbaar, variërend van −0,60 tot +0,14 procentpunt en was statistisch niet te onderscheiden van nul.

2. Claim-niveau Bewijs:

   • Onder de afwijzingsacties daalde het aantal claims dat specifiek werd afgewezen onder Section 101 met 1,49 tot 1,59 claims per actie.
   • Het aandeel afgewezen claims toegeschreven aan Section 101 daalde met 6,43 tot 6,78 procentpunt.
   • Het aantal claims dat onder meerdere statuten werd afgewezen, daalde eveneens significant.

3. Downstream Uitkomsten (Verleningen en Prijsgave):

   • Ondanks de verschuiving in de samenstelling van de bezwaren, vertoonde de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een octrooiverlening of de mate van geregistreerde prijsgave geen statistisch significante verandering ten opzichte van de controlegroep.
   • Equivalentietesten: De schattingen voor verlening en prijsgave na 24 en 36 maanden voldeden aan het ±3 procentpunt equivalentiecriterium op het 5%-niveau voor de hybride en de examinatornaam-specificaties. De 36-maanden verleningsschatting zonder examinator-effecten voldeed aan het criterium op het 10%-niveau.
   • Dit suggereert dat hoewel de geregistreerde bezwaren veranderden (minder geschiktheid-alleen of geschiktheid-plus-andere afwijzingen, meer andere-alleen afwijzingen), de uitkomst voor de aanvrager (verlening versus prijsgave) stabiel bleef binnen de geobserveerde horizon.

Betekenis en Claims
Het artikel draagt bij aan de literatuur over technologische overdracht en octrooiexaminatie door een onderscheid te maken tussen veranderingen in de geregistreerde juridische gronden van examinatie en veranderingen in de subsequente verwerving van octrooirechten.

• Mechanisme van Verandering: Het geobserveerde patroon—een daling in de "geschiktheid-plus-andere" afwijzingen naast een toename in "andere-alleen" afwijzingen, zonder netto verandering in het totaal aantal afwijzingen—is consistent met het verwijderen van geschiktheidsbezwaren uit acties die al een andere statutaire grond bevatten. Deze bevinding spreek de hypothese tegen dat examinatoren simpelweg nieuwe Section 122-bezwaren toevoegen om de versoepelde geschiktheidsbeoordeling te compensen; een dergelijk "alleen-toevoegingsmechanisme" zou andere bewegingen in de categorieën hebben voorspeld (bijv. een stijging in "geschiktheid-plus-andere" of "andere-alleen" zonder een corresponderende daling in de gecombineerde categorie).
• Beleidsimplicaties: De studie toont aan dat een hervorming die geschiktheidsbezwaren vermindert, niet noodzakelijkerwijs de totale incidentie van afwijzingen of de waarschijnlijkheid van octrooiverwerving voor zakelijke aanvragers op korte termijn verandert. Het "pad naar verlening" bestaat uit overlappende vereisten; het versoepelen van één beperking (geschiktheid) kan de hindernis voor de aanvrager simpelweg verschuiven naar een andere (nieuwheid, niet-evidentie of openbaarmaking) zonder de uiteindelijke uitkomst te veranderen.
• Beperkingen: De auteur merkt op dat de gelijktijdige uitgifte van Section 112-richtlijnen op dezelfde datum de mogelijkheid beperkt om veranderingen uitsluitend causaal toe te schrijven aan de PEG. Bovien richt de studie zich op de examinagefase en de verwerving van octrooien, en niet op de commerciële waarde of licentiewaarde van de resulterende octrooien.

Samenvattend wijzen de bevindingen erop dat de PEG van januari 2019 de samenstelling van de examinagebezwaren voor zakelijke aanvragers in Alice-geaffecteerde gebieden heeft gewijzigd, maar de incidentie van afwijzingen of de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een octrooi binnen de eerste drie jaar van de procedure niet significant heeft veranderd.